Komentarz do art. 296 P.w.p. (roszczenia ze znaku towarowego)
1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
1) na zasadach ogólnych albo
2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.
1a. Do roszczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3.
2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:
1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
3. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.
4. Licencjodawca, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis stosuje się odpowiednio do sublicencji.
5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia tych postanowień umowy sublicencyjnej, o których mowa w ust. 4, a także w przypadku gdy umowa ta zawarta została z naruszeniem przepisu art. 163 ust. 2.
"Żądać", czyli - o ile zobowiązany nie spełni swego świadczenia (tj. zaniechania naruszania, wydania korzyści itd.) dobrowolnie - domagać się przed sądem. Właściwym pismem procesowym jest tu pozew. Ze względów praktycznych uprawniony powinien wcześniej zwrócić się na piśmie do naruszyciela o wykonanie zobowiązania. Dowód takiego oświadczenia (np. potwierdzenie odbioru listu poleconego) należy zachować na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego.
Niektóre naruszenia przywilejów uprawnionego do znaku towarowego wiążą się z konsekwencjami o wiele poważniejszymi, aniżeli te, o których mowa w komentowanym przepisie. Przykładowo, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, popełnia przestępstwo (więcej na ten temat w komentarzu do art. 305 Prawa własności przemysłowej).
Licencjobiorca może dochodzić roszczeń wtedy tylko, gdy umowa licencyjna figuruje w rejestrze Urzędu Patentowego, ma charakter wyłączny i nie zabrania podejmowania takich działań. Jeśli choć jeden z tych warunków nie jest spełniony, pozwanie naruszyciela przez licencjobiorcę raczej nie zakończy się sukcesem.
Naprawienie szkody na zasadach ogólnych polega na zwróceniu uprawnionemu kwoty odpowiadającej sumie poniesionych przez niego strat oraz korzyści, których nie uzyskał dlatego, że nastąpiło naruszenie prawa własności przemysłowej. Jeśli obliczenia wymagają oparcia się na cenach produktów, za miarodajne przyjmuje się te obowiązujące w chwili ustalenia wysokości odszkodowania. Ciężar udowodnienia wysokości strat spoczywa na uprawnionym. Trudności z precyzyjnym ustaleniem nie powinny go jednak zniechęcać do wszczęcia postępowania sądowego. Jeśli nie zdoła ich wykazać, sądowi wolno będzie odszkodowanie miarkować, czyli określić je - stosownie do okoliczności - według własnego uznania.
Ustawodawca nie określa żadnego pułapu opłat licencyjnych. W zasadzie mogą być więc one dowolnie wysokie. Jednym ograniczeniem są tu dobre obyczaje. Godne polecenia jest wcześniejsze przygotowanie regulaminu udzielania licencji, w którym określone zostałyby m.in. stawki licencyjne.
Uprawniony może zatem domagać się podania do wiadomości publicznej całości orzeczenia, jego części lub informacji o orzeczeniu. Na ogół będzie to wyrok potwierdzający roszczenia uprawnionego. Naruszycielowi wolno natomiast walczyć o to, ażeby za odpowiednią opłatą nadal mógł naruszać prawa powoda. Musi tylko wykazać, że nie ponosi winy (np. nie wiedział o działalności uprawnionego i niewiedza ta jest usprawiedliwiona), że zakazanie mu sprzecznej z prawem działalności czy zabranie wykonanej w jej ramach produktów byłoby dlań nadmiernie dotkliwe oraz że pieniądze wynagrodzą interesy uprawnionego w sposób wystarczający.
Komentowany artykuł stanowi o tym, co zastrzeżenie znaku towarowego daje. O tym natomiast, na co owe zastrzeżenie nie pozwala, mowa w art. 156 Prawa własności przemysłowej.
Ustawa - Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia znaku towarowego renomowanego, choć się nim posługuje. Treścią wypełniają je zatem orzecznictwo sądowe i literatura przedmiotu. Najogólniej rzecz ujmując, renoma to ogół korzystnych skojarzeń, jakie wiążą się ze znakiem w świadomości odbiorców. Nie musi wiązać się z nią powszechna znajomość - znak mający bardzo wąską klientelę też może cieszyć się renomą.
Wykazanie powszechnej znajomości znaku lub jego renomy obciąża uprawnionego. To samo dotyczy ryzyka wprowadzenia w błąd i innych okoliczności, o których mowa w przepisie.
W orzecznictwie sądowym został wyrażony pogląd, że wprowadzeniem do obrotu jest nawet sam tylko import na polski obszar celny towarów, które zostały opatrzone znakiem bez zgody uprawnionego.
Od rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, a od orzeczenia sądu drugiej instancji niekiedy także skarga kasacyjna. W ustaleniu właściwego sądu odwoławczego może pomóc wyszukiwarka sądów.
Jeśli licencjobiorca narusza postanowienia umowy licencyjnej, licencjodawca może domagać się zaniechania tych działań, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i odszkodowania. Nie chodzi o każde naruszenie postanowień umowy, a jedynie te wskazane w przepisie. Jeśli zatem licencjobiorca dopuszcza się innych niż w wymienione naruszeń, roszczenia określone w art. 296 licencjodawcy nie przysługują.
Moim zdaniem licencjodawca może domagać się podania do wiadomości publicznej całości orzeczenia, jego części lub informacji o orzeczeniu. Licencjobiorcy wolno natomiast walczyć o przyznanie uprawnień omówionych w uwagach do ust. 1a art. 296 Prawa własności przemysłowej.
Sublicencja to umowa, w której to nie uprawniony ze znaku, lecz licencjobiorca daje osobie trzeciej prawo do korzystania z oznaczenia.
Licencjobiorca to podmiot, który na mocy umowy zawartej z uprawnionym uzyskał prawo korzystania ze znaku towarowego. Sublicencjobiorca to osoba, której wolno ze znaku korzystać na podstawie umowy zawartej z licencjobiorcą.
Zawarcie umowy z naruszeniem art. 163 ust. 2 P.w.p. polega na przyznaniu sublicencjobiorcy szerszych kompetencji, niż przyznane licencjobiorcy przez uprawnionego.
Z uwagi na szczególny charakter prawa z rejestracji, komentowany przepis nie dotyczy oznaczeń geograficznych. [komentarz zmodyfikowano 8 lipca 2017 r.]